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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

RESOLUCIÓN N° 1299-2003/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 142829-2002

 

SOLICITANTE: DROGUERIA LOS ANDES S.A.

 

OPOSITORA: UNION DE CERVECERIAS PERUANAS

BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

 

Notoriedad de una marca – Riesgo de confusión o de asociación – Aprovechamiento injusto del prestigio – Dilución de la fuerza distintiva

 

Lima, diecinueve de noviembre de dos mil tres

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 21 de enero del 2002, Droguería Los Andes S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto CRISTALDENT, para distinguir productos farmacéuticos en general, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con fecha 5 de abril del 2002, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente:

 

(i)             CRISTAL es una marca que se encuentra en el mercado nacional desde la década del 20, como correlato de esta notoriedad, posee diversas marcas registradas, las cuales mencionó.

(ii)            La notoriedad de la marca CRISTAL ha sido reconocida por resoluciones de la Oficina de Signos Distintivos y de la Sala de Propiedad Intelectual, por lo que su marca merece una protección especial contra el riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento indebido y dilución de su fuerza distintiva.

(iii)           Desde el 2 de junio de 1922 ha producido y vendido cerveza CRISTAL, convirtiéndose en el transcurso de los años en la marca de cerveza más vendida del país cuyo uso ha sido constante, siendo una de las marcas con mayor inversión publicitaria.

(iv)           Las ventas de cerveza CRISTAL han llegado a más del 50% de las ventas totales de cerveza en el mercado nacional, manteniéndose en el liderazgo de ventas y difusión, siendo superados en algunos departamentos del sur por las cervezas CUSQUEÑA y AREQUIPEÑA, y en el oriente, por las cervezas PILSEN CALLAO y SAN JUAN. La distribución de sus productos se realiza a través de 140 distribuidoras que llegan a 206 843 puntos de venta de un universo total nacional de 294 515. Su posición de liderazgo es reconocido en todas las publicaciones referidas a la industria cervecera y por su competencia, lo que demuestra el carácter notorio, que su marca CRISTAL se mantiene.

(v)            La idoneidad de sus procesos de producción y distribución de sus plantas Rímac, Ate y Motupe han sido objeto del certificado ISO 9002 y su proceso de gestión de calidad con el certificado ISO 9001 e ISO 14001.

(vi)           Aun cuando no exista confusión, la marca notoria CRISTAL corre el riesgo de diluirse, debido a que el público puede encontrar una marca semejante en otro tipo de productos; así la primera marca no provoque confusión en cuanto al origen, haría recordar al público la marca notoria aunque sea subconscientemente. De esa forma, poco a poco el consumidor se iría acostumbrando al hecho que otra empresa también usa la marca, lo que determinaría que la marca famosa se apague, su atracción publicitaria disminuya y su posición de exclusividad desaparezca.

(vii)          Siendo la marca CRISTAL notoria, es procedente su protección frente al riesgo de dilución que se daría por el uso del signo solicitado, que contiene íntegramente a su marca registrada CRISTAL.

(viii)        El uso de la marca notoria para distinguir cualquier tipo de productos aún en clases distintas a la que es materia de registro, constituye la fórmula típica de dilución, por lo que debido al riesgo de dilución de la marca notoria CRISTAL, se debe denegar el signo solicitado.

 

Con fecha 20 de mayo del 2002, Droguería Los Andes S.A. absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:

 

(i)             El signo solicitado contiene elementos y características que lo hacen suficientemente distintivo en relación con las marcas registradas a favor de la opositora.

(ii)            Los signos difieren en la secuencia de vocales, en el número de letras y sílabas, lo que determina que los signos posean una pronunciación distinta.

(iii)           Resulta improbable que los consumidores de los productos que pretende distinguir el signo solicitado, puedan asociar que los mismos son fabricados por la empresa opositora o que de alguna manera, asocien los productos con las bebidas no alcohólicas fabricadas por la empresa opositora.

(iv)           No se puede afirmar que existe aprovechamiento injusto del prestigio de la marca CRISTAL o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, cuando la opositora tiene pleno conocimiento que en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas diversas marcas que contienen la denominación CRISTAL, las cuales coexisten con sus marcas registradas sin que se produzcan los supuestos establecidos en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486. Mencionó las marcas registradas en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

(v)            Entre el signo solicitado y las marcas registradas CRISTAL y CRISTAL y logotipo, no existen semejanzas suficientes de producir confusión entre los consumidores, debido a que poseen suficientes elementos distintivos y característicos que las hacen diferentes entre sí, pues vistas en su conjunto y desde la perspectiva de un consumidor medio, tienen plena distintividad, por lo que el signo solicitado cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486.

 

Mediante Resolución N° 10400-2003/OSD-INDECOPI de fecha 3 de setiembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

 

(i)             Pese al carácter dinámico y variable que reviste el fenómeno de la notoriedad de una marca, la magnitud del reconocimiento efectuado, así como la relevancia de los medios probatorios adjuntados, confirman que la marca CRISTAL continúa gozando de la calidad de notoriamente conocida como signo distintivo que identifica cervezas, siendo  por lo tanto merecedora de la protección especial que la ley le otorga a este tipo especial de marcas. Citó la Resolución Nº 772-2003/TPI-INDECOPI de fecha 31 de julio del 2003.

(ii)            La marca de la opositora distingue cervezas, los cuales constituyen productos de consumo masivo y ordinario, que están dirigidos a un público consumidor medio que no requiere conocimientos especializados a fin de adquirir el producto; dicho conocimiento puede darse a través de distintos medios (revistas, publicidad radial o televisiva, medios de comunicación escrita, recomendaciones verbales, entre otros), muchos de los cuales son de fácil acceso al consumidor en general. Dada la gran difusión, prestigio (goodwill), uso y mención constante de la marca CRISTAL en nuestro país, se ha podido determinar que la misma es conocida no sólo por el sector relevante de los consumidores potenciales de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, sino prácticamente por la totalidad de dicho sector de consumidores de cervezas.

(iii)          Parte del elemento denominativo del signo solicitado CRISTALDENT (CRISTAL) resulta idéntico al único elemento que conforma la marca notoria CRISTAL, por lo que existe una transcripción parcial de dicha marca.

(iv)          Los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial y las cervezas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial que distingue la marca notoria, tienen distinta naturaleza y finalidad, pues los primeros constituyen productos que sirven como remedio para curar enfermedades o conservar la salud, los cuales son elaborados por laboratorios, siendo expendidos en farmacias y boticas; mientras que los productos que distingue la marca notoria constituyen bebidas con bajo contenido alcohólico, elaboradas a base de cebada y malta. Además, los productos por sí mismos son suficientemente identificables por el público consumidor al que van dirigidos, en atención a sus propias necesidades y a las características intrínsecas de los mismos, no siendo productos sustitutos, complementarios ni de utilización conjunta. En tal sentido, no existe vinculación entre los productos ni existe la posibilidad de inducir a confusión al consumidor.

(v)           No se dan las condiciones necesarias para establecer que la presencia en el mercado del signo solicitado CRISTALDENT podría diluir el poder distintivo, valor comercial o publicitario de la marca notoria CRISTAL, en tanto la sola presencia de la denominación CRISTALDENT en una marca aplicada a productos farmacéuticos no hará recordar al público consumidor a la marca notoria de la opositora.

(vi)          Precisó que la marca CRISTAL no es de fantasía, sino que se trata de una palabra propia del idioma español que cuenta con varios significados conocidos por el consumidor; y que es frecuentemente utilizada en la conformación de marcas registradas a favor de terceros en diversas clases de la Nomenclatura Oficial. En consecuencia, al escuchar o apreciar en el mercado la denominación CRISTALDENT, aplicada a productos tan específicos como los productos farmacéuticos que pretende distinguir el signo solicitado, el consumidor no va a relacionar a dicho signo con la marca notoria CRISTAL que distingue cervezas, por lo que no se verá afectada por un posible riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(vii)         La presencia del término CRISTAL en el signo solicitado, no ocasionaría que se le atribuya a dicho signo el prestigio de la marca notoriamente conocida, ya que la imagen de cerveza de excelente sabor y cuerpo que se asocia a la marca notoria no es transferible a los productos farmacéuticos que pretende distinguir el signo solicitado, por lo que no es posible establecer la obtención de un beneficio económico a favor de la empresa solicitante por la utilización de la denominación CRISTAL. Por lo expuesto, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

(viii)       El signo solicitado cumple con ser susceptible de representación gráfica, siendo apto para identificar los productos que pretende distinguir en el mercado, y se encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas por ley, por lo que corresponde otorgar su registro.

 

Con fecha 30 de setiembre del 2003, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

 

(i)          Si bien se ha reconocido la notoriedad de su marca CRISTAL, no se ha revisado el riesgo de dilución de la misma, conforme lo expuso como argumento principal de su oposición.

(ii)         Su marca CRISTAL reúne los requisitos para ser considerada notoria y en todo caso, renombrada, debiendo ser protegida de la dilución, dado el perjuicio que implica para su titular, siendo el uso de una marca notoria y renombrada para distinguir cualquier tipo de productos en clases distintas a la que es materia de registro la fórmula típica de la dilución. En tal sentido, dado el riesgo de dilución de su marca notoria CRISTAL, debe denegarse el signo solicitado.

(iii)       Su marca CRISTAL es una marca renombrada, toda vez que cumple con todos los requisitos para ello, como son: notoriedad preeminente por estar acreditada como marca de cerveza en el universo de diferentes grupos de consumidores y mercados en el país, goza de una posición de exclusividad en el mercado al sugerir necesariamente el producto que distingue; posee originalidad toda vez que no es una palabra que se asemeje a una designación descriptiva o cuasi descriptiva de los productos que distingue; tiene una especial valoración en el mercado por suscitar en el público una asociación con una alta calidad, una marca tradicional, una empresa destacada y otras nociones generales que tiendan a crear determinada presencia en los consumidores.

(iv)       El Tribunal ha establecido, con carácter de precedente de observancia obligatoria, que las marcas notoriamente conocidas se protegen independientemente de la identidad o similitud de productos o servicios que distingan, siempre que el signo solicitado sea la imitación o transcripción total o parcial de ella.

(v)        Por lo demás, reiteró los argumentos de su oposición.

 

A pesar de haber sido debidamente notificada, Droguería Los Andes S.A. no absolvió el traslado del recurso de apelación.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

 

a)    Si la marca CRISTAL de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. tiene la calidad de notoria.

b)    De ser el caso, si el signo solicitado CRISTALDENT, se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1.     Informe de antecedentes

 

Se ha verificado que:

 

a)    Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. es titular, entre otras, de las siguientes marcas en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial:

 

-      CRISTAL, que distingue cerveza ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas y otros preparados para hacer bebidas, inscrita bajo certificado N° 87658, vigente desde el 9 de octubre de 1990 hasta el 9 de octubre del 2005;

 

-      CRISTAL y etiqueta, que distingue cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, inscrita bajo certificado N° 90859, vigente desde el 6 de mayo de 1991 hasta el 6 de mayo del 2006.

 

 

-      CRISTAL y etiqueta, que distingue cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, inscrita bajo certificado N° 90907, vigente desde el 8 de mayo de 1991 hasta el 8 de mayo del 2006.

 

 

-      CRISTAL y logotipo, que distingue cerveza ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas, inscrita bajo certificado N° 19449, vigente desde el 29 de octubre de 1988 hasta el 29 de octubre del 2003.

 

 

-      CRISTAL y figura, que distingue cerveza ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas, inscrita bajo certificado N° 19157, vigente desde el 29 de octubre de 1983 hasta el 29 de octubre del 2003.

 

 

b)    En la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas, a favor de distintos titulares, marcas que contienen los términos CRISTAL o CRYSTAL en su conformación, tales como: CRISTALTEARS, CRISTALIA, CRYSTAL AIR, CRYSTAL- CEDAR NOX, FLUOR CRYSTAL, CRYSTALAIRE.

 

c)     En la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas, a favor de distintos titulares, marcas que contienen la partícula DENT en su conformación, tales como: BBDENT, ASEODENT, BENZODENT, BUCODENT, CEDENT, COLDENT, EUGEDENT, FIXODENT, GELTADENT, LIDENT, NENEDENT, OXIDENT.

 

2. Notoriedad de la marca CRISTAL

 

2.1 Marco conceptual

 

La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad.

 

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

 

Para facilitar la calificación de una marca como notoria, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera simplemente enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al momento de determinar la notoriedad de una marca.

 

Dichos criterios son los siguientes:

 

a)  el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b)  la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c)   la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d)  el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e)  las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f)    el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g)  el valor contable del signo como activo empresarial;

h)  el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i)    la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;

j)    los aspectos del comercio internacional; o,

k)   la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

 

En adición a estos criterios, la Autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo[1], tales como:

 

a) la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;

b) la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;

c)  el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;

d) la protección obtenida en distintos países; y,

e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.

 

2.2 Aplicación al caso concreto

 

Teniendo en cuenta que la notoriedad alegada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. ha sido reconocida por la Sala de Propiedad Intelectual desde el año 2000[2] hasta el presente año, y que las situaciones de hecho y derecho no han variado desde la fecha de la resolución más reciente (Resolución N° 1027-2003/TPI-INDECOPI de fecha 29 de setiembre del 2003[3]), corresponde reconocer la notoriedad de la marca CRISTAL en relación con las cervezas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, al cumplir con los supuestos exigidos por la legislación para ser considerada una marca con dicha calidad.

 

Conforme se señaló en las mencionadas resoluciones, se deja constancia que la denominación que conforma la marca notoria (CRISTAL) posee un significado en el idioma español[4], que dependiendo del contexto en el que se use puede tener una connotación particular (de información), lo que determina que en relación con algunos productos el uso de dicha denominación sea necesario.

 

Por lo anterior, no se podrá prohibir totalmente el uso de la denominación CRISTAL en el tráfico económico, ya que ello generaría una serie de problemas en el mercado, sobre todo si por la forma como se usa la denominación no es a título distintivo, sino más bien informativo o descriptivo de las características de los productos o servicios que se pretende distinguir.

 

3. Prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

 

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

 

En relación a lo sostenido por la opositora, respecto a que el Tribunal ha establecido, con carácter de precedente de observancia obligatoria, que las marcas notoriamente conocidas se protegen independientemente de la identidad o similitud de productos o servicios que distingan, siempre que el signo solicitado sea imitación, o transcripción total o parcial de ella, cabe precisar que ello se refería al contenido de la protección establecida en el artículo 83 incido d) de la Decisión 344, el cual ya no se encuentra vigente, por haber sido derogado por el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

 

Habiéndose determinado que la marca CRISTAL goza de la calidad de notoriamente conocida de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486, y que su titular ha formulado oposición a la solicitud de registro del signo CRISTALDENT efectuada por Droguería Los Andes S.A., corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total de la marca notoria.

 

Al respecto, conviene tener en cuenta lo señalado en la Resolución N° 1127-1998/TPI-INDECOPI - precedente de observancia obligatoria - a fin de determinar previamente el significado conceptual de estos términos.

 

-      Se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos.[5] En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el scanner, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.[6]

 

-      Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto.[7] Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.

 

-      Se entiende por traducción, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto.[8] Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo una marca notoria HAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe MEMORIAS.

Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notorias denominativas en las que el elemento denominativo es preponderante.

 

Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por:

 

-      Transcripción: copiar en una parte lo escrito en otra[9]. Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. A este respecto, la Sala conviene en precisar que no se está ante un caso de transcripción cuando se utilice en un signo, colocándolas en un orden diferente, las mismas letras que contiene una marca notoria; por ej. si la marca notoria es RAMA, no serían transcripciones de esa marca las denominaciones AMAR, ARMA o MARA, aun cuando contengan las mismas letras que la marca notoria. Asimismo, no se está ante una transcripción parcial cuando se utilicen algunas letras de una marca notoria; por ej. las denominaciones MAR, RAM O ARA no serían transcripciones parciales de la marca notoria RAMA.   En tal sentido, sí se consideraría que las denominaciones RAMADEN o RAMASIL son transcripciones de la marca RAMA (dado que contienen la totalidad de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiéndole añadido una partícula final a modo de sufijo). Así también, si la marca notoria fuera RAMASIL, la denominación RAMA sería una transcripción parcial de la marca RAMASIL (dado que contiene una parte mayoritaria de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiendo eliminado la parte final, manteniendo en forma intacta y susceptible de ser independizada a la marca notoria). 

 

-      Transliteración: escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello sería la transliteración a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos. También cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones denominativas.

 

En el caso concreto, dado que el término CRISTAL que forma parte del signo solicitado CRISTALDENT, resulta idéntico al único término que conforma la marca notoria, el signo solicitado constituye la transcripción parcial de la marca notoria CRISTAL.

 

En consecuencia, corresponde determinar si el signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria; un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

 

3.1 Determinación del riesgo de confusión y de asociación

 

El riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos – servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es muy limitada.

 

De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000[10], el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.

 

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

 

El riesgo de asociación es una figura regulada recientemente en el Derecho de marcas de la Comunidad Andina a través de la Decisión 486[11]. A decir de Fernández - Novoa[12], existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de asociación. En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión[13], y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión[14].

 

Si bien hasta la fecha no se ha uniformado el contenido y los alcances de esta figura, debe tenerse presente que el Tribunal de Justicia Europeo en Sentencia del 11 de noviembre de 1997, recaída en el caso Sabel BV contra Puma AG, ha señalado que según los términos de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva “el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión”[15], con lo cual se encuentra rechazando los argumentos de la primera de las tesis mencionadas.

 

En atención a lo expuesto y, teniendo en cuenta que aún no existe un pronunciamiento de parte del Tribunal Andino sobre este tema, la Sala conviene en analizar la figura del riesgo de asociación dentro de la de riesgo de confusión, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta.

 

3.1.1 Similitud o conexión competitiva entre los productos

 

En el caso concreto, se advierte que no existe similitud o conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado (productos farmacéuticos en general, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial) y los productos que distingue la marca notoria (cerveza, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial), dada su diferente naturaleza y finalidad.

 

En efecto, los productos que pretende distinguir el signo solicitado tienen como finalidad recuperar o mantener la salud de las personas a diferencia de la marca notoria que distingue una bebida hecha a base de cebada y con cierto contenido alcohólico, la cual está dirigida al consumidor en general, que no requiere de conocimientos especializados a fin de adquirir el producto. Además, la infraestructura y los medios de comercialización que se emplean para cada caso son disímiles.

 

3.1.2 Examen comparativo

 

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823[16]. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000[17] y 76-IP-2000[18].

 

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

 

En el presente caso, debido a la naturaleza de los productos que distinguen los signos, es razonable suponer que los consumidores, en ambos casos, prestarán atención al momento de adquirirlos.

 

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

 

Previamente al examen comparativo, la Sala conviene en señalar que no por el hecho que una marca incluya a otra, ambas son confundibles entre sí. Esta circunstancia no es decisiva para el examen, ya que lo que importa es determinar si, considerando los signos en su integridad, éstos producen confusión en su impresión en conjunto. Por lo general, ésta se produce si el término que se encuentra contenido no pierde su individualidad dentro del nuevo signo o si los elementos adicionales que presenta este último respecto al otro son irregistrables (por genéricos o descriptivos) o no le otorgan la distintividad requerida.

 

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado CRISTALDENT y la marca notoria CRISTAL, desde el punto de vista fonético, se advierte que, si bien el signo solicitado contiene el término CRISTAL que resulta idéntico a la marca notoria CRISTAL, adicionalmente presenta la partícula DENT, lo que determina que la entonación y pronunciación de conjunto sea distinta.

 

Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que, poseen una distinta extensión, difieren en el número de letras (11/7), así como por la grafía de las letras que conforman la partícula DENT en el signo solicitado, todo lo cual determina que la escritura e impresión visual de conjunto de los signos sea diferente.

 

Desde el punto de vista conceptual, se observa que tanto el signo solicitado como la marca registrada pueden resultar evocativos de algunos de los conceptos de la palabra CRISTAL[19].

 

3.1.3 Riesgo de confusión y de asociación

 

En consecuencia, dada la inexistencia de similitud o conexión competitiva entre los productos a que se refieren los signos en cuestión y las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos, su coexistencia en el mercado no inducirá a riesgo de confusión al consumidor.

 

Asimismo, debido a la naturaleza y finalidad de los productos antes mencionados, así como a las diferencias fonéticas y gráficas de los signos, no resultan capaces de causar un riesgo de asociación en el consumidor.

 

3.2 Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

 

La buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y sobre todo, a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al titular innegables ventajas, puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el acentuado goodwill de la marca se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad. De esta forma, la buena reputación de la marca es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser explotado por el titular de la marca directamente (lanzando productos o servicios bajo esa marca) o indirectamente (a través de licencias a terceros respecto de productos o servicios diferentes a los que ha venido aplicándose la marca).

 

Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costos necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva. Este aprovechamiento es posible porque la imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o servicios diferentes a los que venía distinguiendo[20].

 

En el caso concreto, no se ha acreditado que Droguería Los Andes S.A. aplique o pretenda aplicar la marca notoria CRISTAL a sus propios productos, ya que el signo que pretende registrar es CRISTALDENT. Además la imagen de una cerveza de gran calidad, sabor y cuerpo que el público asocia con la marca notoria, no es transferible a los productos farmacéuticos en general que pretende distinguir el signo solicitado.

 

Por lo anterior, el supuesto de que la solicitante pretenda aprovecharse del prestigio de la marca notoria, no es aplicable al presente caso.

 

3.3 Dilución de la marca

 

Previamente, conviene señalar que, contrariamente a lo expuesto por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., la Oficina de Signos Distintivos analizó el supuesto riesgo de dilución de la marca notoria CRISTAL, alegado por dicha empresa en su oposición.

 

La figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza. Según opinión de la doctrina y jurisprudencia comparada, esta figura sólo se aplica a marcas de alto renombre o renombradas[21]; es decir, aquéllas que gozan de una notoriedad preeminente.

 

La doctrina refiere que la utilización de un signo idéntico o similar a la marca, por el tercero, enturbia esa vinculación exclusiva que el tráfico establece entre el concreto signo de alto renombre y los productos o servicios a los que se aplicó en primer término, o entre el signo y su fuente de procedencia[22].

 

Cabe precisar que la forma típica y tradicional de dilución es la utilización del mismo signo o uno muy parecido en productos o servicios completamente diferentes.

 

Monteagudo precisa - en base a las exigencias demandadas por la doctrina - que los requisitos que permiten acceder a las marcas renombradas a este superior grado de protección son en concreto: “implantación entre la práctica totalidad de los consumidores, excepcionalidad o carácter especial del signo o medio (lo que presupone prácticamente la inexistencia de registros ajenos de un signo idéntico o similar para productos o servicios distintos), y su consideración extraordinariamente afamada entre el tráfico”[23].

 

En el presente caso, no se cumple con el requisito de que la marca renombrada sea excepcional o tenga un carácter especial, ya que la marca CRISTAL -según lo manifestado en el punto 2.2-, no es una marca de fantasía sino que tiene varios significados en el idioma español – lo que explica que forme parte de varias marcas registradas en distintas clases de la Nomenclatura Oficial –, por lo que no presenta un carácter excepcional o especial. Además, conforme se desprende del examen comparativo de los signos en cuestión, el signo solicitado no resulta idéntico o similar a la marca notoria CRISTAL.

 

Además, conforme se desprende del informe de antecedentes, en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial existen otras marcas registradas que incluyen o están conformadas por el término CRISTAL/CRYSTAL.

 

En este sentido, de otorgarse el registro del signo solicitado, la marca notoria no se verá afectada por un posible riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

 

3.4 Conclusión

 

Habiéndose determinado que el uso del signo solicitado no es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria; un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, la Sala considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

CONFIRMAR la Resolución N° 10400-2003/OSD-INDECOPI de fecha 3 de setiembre del 2003 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto CRISTALDENT, solicitado por Droguería Los Andes S.A. (Perú), para distinguir productos  farmacéuticos en general, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

 

 

 

 

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR

Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

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