关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

西班牙

ES023-j

返回

(Orange Brand Services Ltd.) vs. “ORANGE MOBILE” (Orange Mobile SL), Resolución No. 37/2016 decidida por el Juzgado de lo Mercantil de Alicante el 11 de febrero de 2016

es023-jes

SENTENCIA ES:JMA:2016:3895

 

ANTECEDENTES DE HECHO:

 

ORANGE BRAND SERVICES Ltd. presenta demanda contra ORANGE MOBILE, S.L. por infracción de sus marcas comunitarias y nacionales por el uso del vocablo “ORANGE” en el tráfico económico, en la adopción y uso del nombre de dominio www.orangemobile.es y en la adopción y uso de su denominación social. Por dichos motivos, solicita el cese en el uso de la denominación “ORANGE”, la retirada y destrucción de cualesquiera productos y materiales con dicha denominación, la cancelación del nombre de dominio, la modificación de su razón social y la indemnización por daños y perjuicios. En su defensa, la demandada argumenta que la acción de cancelación del nombre de dominio ha prescrito, que las marcas anteriores no son notorias y que el uso que ha hecho es anterior a la posible adquisición de notoriedad de las marcas en España.

 

RESUMEN:

 

En primer lugar, la sentencia aborda la prescripción de la acción de cancelación del nombre de dominio pues, teniendo en cuenta que las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años desde el día en que pudieron ejercitarse, ORANGE MOBILE, S.L. alega la prescripción de la acción porque la demanda se interpuso en 2013 mientras que el nombre de dominio se registró en 2005. La demandada añade que, si bien es cierto que hubo requerimientos en 2008, 2009 y 2011, los dos primeros no fueron hechos por ORANGE BRAND SERVICES Ltd., sino por un tercero, por lo que no tienen capacidad interruptora. Sin embargo, por una parte, la sentencia estima que, de la redacción del último requerimiento realizado por la demandante, se desprende que había una relación con los enviados anteriormente por un tercero lo que se traduce en una autorización tácita por parte del titular. Y por otra, que no puede considerarse como dies a quo la fecha del registro del dominio, sino que debería ser la del momento en que el uso de ese nombre de dominio es conocido por el demandante, cosa que ORANGE MOBILE, S.L. no ha demostrado. Por tanto, la sentencia resuelve que la acción no ha prescrito.

 

En segundo lugar, la sentencia se pronuncia a favor del carácter notorio de las marcas de ORANGE BRAND SERVICES Ltd. pues ésta ha probado su gran difusión en el mercado (requisito determinante según la normativa comunitaria, la recomendación conjunta de la OMPI y la jurisprudencia).

 

En tercer lugar, la sentencia estima incuestionable la semejanza entre las mismas y el signo “ORANGE MOBILE” de la demandada, en el “MOBILE” es un elemento débil que alude a la telefonía móvil. Considera que el uso del nombre de dominio de la demandada en el tráfico económico supone una infracción de las marcas anteriores y que el registro posibilita ese uso, por tanto, condena a la demandada a cancelar el nombre de dominio. En cuanto a la adopción y uso de la denominación social ORANGE MOBILE, S.L., la sentencia estima, conforme a la jurisprudencia, que, aunque no emplee el signo en los productos, la utilización de la denominación social genera un vínculo entre sus productos y su signo y los productos y el signo de la demandante. Para terminar, la sentencia establece una indemnización de daños y perjuicios del 1% de la cifra de negocio de los últimos cinco años a liquidar en el momento de la ejecución de la sentencia.

 

COMENTARIO:

 

Esta sentencia analiza un caso en el que se ha aceptado la no prescripción de la acción por violación de derecho de marca al considerar que los requerimientos previos realizados por un tercero interrumpían el plazo de prescripción. Además, examina extensamente la figura de la marca notoria y su infracción mediante el uso de la misma en el tráfico económico, como nombre de dominio y como denominación social.