TribunalSuperior de Justicia de Madrid

Salade lo Contencioso-Administrativo

SecciónSegunda

C/General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009730

NIG: 28.079.00.3-2017/0003287

RECURSO161/2017

SENTENCIANÚMERO 214/2018

TRIBUNALSUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALADE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIONSEGUNDA

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Ilustrísimosseñores :

Presidente.

D.Juan Francisco López de Hontanar Sánchez Magistrados:

D.José Daniel Sanz Heredero

D.José Ramón Chulvi Montaner

Dª.Fátima Blanca de la Cruz Mera

Dª.Natalia de la Iglesia Vicente

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Enla Villa de Madrid, a veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.

Vistospor la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superiorde Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 161/2017,interpuesto por la entidad CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜGLI AG,representada por la Procuradora Dª. Fuencisla Almudena Gozalo Sanmillán ydirigida por el Letrado D. David Gómez, contra la resolución de 13 de diciembrede 2016 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoriadel recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 17 de mayo de2016 que deniega la inscripción de la marca número 3573556 "MAESTROCHOCOLATERO DESDE 1845", en clases 30, 35 y 43. Ha sido parte demandada laOFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que previoslos oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda medianteescrito presentado en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derechoque estimó pertinentes, terminó suplicando se dictara sentencia por la queestimando el recurso y revocando las resoluciones recurridas, se acuerde laconcesión de la marca.

SEGUNDO.- Que asimismose confirió traslado a la representación de la parte demandada, paracontestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado por el Abogadodel Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho queconsideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación del recurso.

TERCERO.- No habiéndosesolicitado el recibimiento del pleito y verificado el trámite de conclusiones,se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recursodía 15 de marzo de 2018, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso paraSentencia.

SiendoMagistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presenterecurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de 13 de diciembre de2016 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria delrecurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 17 de mayo de 2016que deniega la inscripción de la marca número 3573556 "MAESTRO CHOCOLATERODESDE 1845", en clases 30, 35 y 43.

Lacitada resolución desestima el recurso de alzada y confirma la denegación delregistro de la marca por considerar que la marca carece de carácter distintivopara los productos o servicios para los que ha sido solicitada, de tal formaque no será percibido por el público como una marca que distinga unos productoso servicios e indique un origen empresarial, sino como una designación de las característicasdel productor, poniendo de relieve su tradición y experiencia, concurriendo laprohibición absoluta de registro del art. 5.1.b) de la Ley de Marcas .

SEGUNDO.- La recurrentemuestra su disconformidad con la resolución impugnada señalando que no concurrela prohibición absoluta de registro del artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas yala marca eslogan "Maestro Chocolatero desde 1845", viene siendoutilizada por LINDT, al menos desde el año 2007 para identificar todos susproductos y servicios en el mercado, siendo que su uso y la gran inversiónrealizada en publicidad ha producido tal conocimiento de la misma que granparte de los consumidores de los sectores interesados la asocian a la empresaLINDT. Por ello considera que la marca solicitada ha adquirido carácterdistintivo como consecuencia del uso realizado por LINDT, de manera que laprohibición del art. 5.1.b) debe dejar de aplicarse.

ElAbogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme conel criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación delrecurso.

TERCERO.- Para resolverel recurso debemos tener en cuenta lo que ya esta Sala y Sección, en sentenciade 8 de mayo de 2017, recurso 792/2015 , sobre la prohibición absolutacontenida en el artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas , hemosdicho:

<<Así,en relación con la prohibición contenida en el artículo 5.1.b) de la Ley deMarcas , que prescribe que no podrán registrarse como marcas los signos" que carezcan de carácter distintivo ", resulta aplicable,según se recoge en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2015,rec. 91/2015 , " en aquellos supuestos en que los signos utilizadosen la configuración de la marca carecen de carácter distintivo, por no serapropiados para cumplir la función esencial de identificar el origenempresarial de los productos o servicios ofrecidos respecto de los de otrasempresas. A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrinajurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en lasentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con elconcepto de marca a que alude el precedente artículo 1 de la Ley32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, y que resulta adecuado paracomprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas a quese refiere el artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre ,de Marcas, cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible derepresentación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos oservicios de una empresa de los de otra»:

«(...)la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su seguraidentificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Poresta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es precisoademás que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre losproductos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca seconstituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenecea la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptordel signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permitediscernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos losproductos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos.Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujetoreceptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signorepresenta. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por susimplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no esposible».

Asimismo,cabe poner de relieve que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hasostenido en la sentencia de 19 de junio de 2014 ( C-217/13 yC-218/13 ), que para apreciar el carácter distintivo de una marcadebe ponderarse, por un lado, en relación con los productos o serviciosreivindicados que tiene la marca, y, por otro, la percepción que se presumeproduce en los consumidores o usuarios de los sectores interesados, respecto dela fuerza individualizadora del signo marcario, a los efectos de determinar sila marca es intrínsecamente idónea para identificar el producto o servicio encuestión como perteneciente a una empresa determinada ">>>.

Puesbien, descendiendo al análisis de la concreta marca que nos ocupa, MAESTROCHOCOLATERO DESDE 1845, el debate así planteado nos lleva a la problemática desi son o no accesibles al registro las marcas que consisten en un eslogan. Atal efecto, procede traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 30de abril de 2015, rec. 4054/2013 :

"QUINTO.- Centrados en esta cuestión, la solución ha de pasar por recordarlos principios y criterios que rigen esta materia, que han sido sistematizadosen la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de2012 (asunto C-311/11 P), en la que se considera una normacomunitaria que, al igual que la norma española aquí concernida, deniega elregistro de las marcas que carezcan de carácter distintivo. Como se acaba deindicar, esta sentencia lleva cabo una recopilación de la doctrina del TJUEsobre la materia, con unas consideraciones que a pesar de su extensión convienetranscribir:

22      A tenor del artículo 7,apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 , se denegará el registrode las marcas que carezcan de carácter distintivo.

23      Conforme areiterada jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca en el sentido deese artículo significaque dicha marca sirve para identificar el producto parael que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarialdeterminada y, por lo tanto, distinguir este producto de los de otras empresas(sentencias de 29 de abril de 2004 , Procter &amp;amp; Gamble/OAMI, C-468/01P a C-472/01 P, Rec. p. I-5141, apartado 32; de 21 de octubrede 2004 , OAMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Rec. p . I-10031,apartado 42; de 8 de mayo de 2008 , Eurohypo/OAMI, C-304/06 P,Rec. p. I-3297, apartado 66, y Audi/OAMI, antes citada, apartado 33).

24      Segúnjurisprudencia asimismo reiterada, este carácter distintivo debe apreciarse enrelación, por una parte,con los productos o servicios para los que se solicitael registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el públicorelevante (sentencias antes citadas Procter &amp;amp; Gamble/OAMI, apartado33; Eurohypo/OAMI, apartado 67, y Audi/OAMI, apartado 34).

25      Por lo querespecta a las marcas compuestas por signos o indicaciones que se utilizan,además, comoeslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a lacompra de los productos o servicios a que se refieren dichas marcas , no seexcluye su registro por dicha utilización (sentencias antes citadas OAMI/ErpoMöbelwerk, apartado 41, y Audi/OAMI, apartado 35). Para apreciar el carácterdistintivo de tales marcas , no procede aplicarles criterios más severos quelos aplicables a otros signos (sentencias antes citadas OAMI/Erpo Möbelwerk,apartado 32, y Audi/OAMI, apartado 36).

26      Sin embargo, dela jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, si bien loscriterios relativos a laapreciación del carácter distintivo son los mismos paralos distintos tipos de marcas, es posible que al aplicar dichos criterios lapercepción del público relevante no sea necesariamente la misma para cada unode estos tipos y que, por consiguiente, pueda resultar más difícil acreditar elcarácter distintivo de algunos tipos de marcas que el de otros (sentenciasantes citadas Procter &amp;amp; Gamble/OAMI, apartado 36; OAMI/ErpoMöbelwerk, apartado 34, y Audi/OAMI, apartado 37).

27      Si bien el Tribunalde Justicia no ha excluido que dicha jurisprudencia pueda resultar aplicable,en determinadas condiciones, en relación con marcas denominativas constituidaspor eslóganes publicitarios, ha señalado, sin embargo, que las dificultades quepueden conllevar éstas, debido a su propia naturaleza, para establecer sucarácter distintivo y que es legítimo tener en cuenta, no justifican que sefijen criterios específicos que sustituyan o establezcan excepciones alcriterio del carácter distintivo tal y como ha sido interpretado en lajurisprudencia recordada en los apartados 23 y 24 de la presente sentencia(sentencias antes citadas OAMI/ Erpo Möbelwerk, apartados 35 y 36, y Audi/OAMI,apartado 38).

28      El Tribunal deJusticia también ha determinado que no cabe exigir que un eslogan publicitariopresente «unelemento de fantasía», o incluso «un campo de tensión conceptual,que pueda tener como consecuencia un efecto de sorpresa y que, de este modo,pueda ser recordado», para que tal eslogan tenga el carácter distintivo mínimorequerido en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94(sentencias antes citadas OAMI/ Erpo Möbelwerk, apartados 31 y 32, yAudi/OAMI, apartado 39).

29      Además, elTribunal de Justicia ha considerado que, si bien es cierto que una marca poseecarácter distintivoúnicamente en la medida en que sirve para identificar losproductos o servicios para los que se solicita el registro atribuyéndoles unaprocedencia empresarial determinada, es necesario señalar que el mero hecho deque una marca sea percibida por el público interesado como una fórmulapublicitaria y que, habida cuenta de su carácter elogioso, pudiera seradoptada, en principio, por otras empresas no es suficiente per se paraconcluir que dicha marca carece de carácter distintivo (sentencia Audi/OAMI,antes citada, apartado 44).

30      A esterespecto, el Tribunal de Justicia ha señalado en particular que la connotaciónelogiosa de unamarca denominativa no excluye que ésta pueda garantizar, noobstante, a los consumidores la procedencia de los productos o servicios quedesigna. Así, el público interesado puede percibir tal marca como una fórmulapublicitaria y una indicación del origen comercial de los productos oservicios, simultáneamente. De lo anterior se deriva que, siempre que dichopúblico perciba la marca como una indicación de dicho origen, el hecho de quesea percibida simultáneamente, o incluso en primer lugar, como una fórmulapublicitaria no tiene repercusiones sobre su carácter distintivo (sentenciaAudi/OAMI, antes citada, apartado 45).

Comobien explican estas consideraciones del TJUE, aun sin perder de vista laspeculiaridades de las llamadas " marcas - eslogan ", también respectode ellas rige al fin y al cabo la necesidad y la exigencia legal de que esténconfeccionadas de forma que proporcionen o suministren distintividad al signoque encarnan, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por lotanto, permitiendo distinguir el producto o servicio que anuncian respecto delos de otras empresas ".

Puesbien, partiendo de las premisas expuestas, la Sala considera que la parterecurrente ha acreditado que una parte relevante de los consumidores del sectorinteresado asocian la marca solicitada a la empresa LINDT, por lo que debemosconsidera que tiene la distintividad necesaria para acceder al registro. Así sededuce de la encuesta aportada por la recurrente al expediente administrativo,de la que se desprende que un porcentaje de los encuestados que asciendeaproximadamente a un 75% ha oído hablar del eslogan y que un porcentaje de algomás del 22% lo asocia a LINDT. Ello nos permite considerar que es posiblepercibir a través de la marca cuál es su origen comercial y también cuáles sonlos productos que pretende anunciar y promocionar.

Porello, estimamos que no concurre la prohibición absoluta del artículo 5.1.b) dela Ley de Marcas , por lo que procede estimar el recursocontencioso-administrativo y acordar el registro de la marca.

CUARTO.- Según lodispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 dejulio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al estimarseel recurso se imponen a la parte demandada las costas causadas, con el límitede 1.500 euros en cuanto a la minuta del Letrado de la recurrente, atendida lacomplejidad del caso enjuiciado, el contenido del escrito de demanda y laactividad desplegada en el presente recurso, más los derechos de Procurador quecorrespondan.

VISTOS.- Los artículoscitados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L A M O S

Quedebemos ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por laentidad CHOCOLADEFABRIKEN LINDT &amp; SPRÜGLI AG, contra la resolución de13 de diciembre de 2016 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas,desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictadael 17 de mayo de 2016 que deniega la inscripción de la marca número 3573556"MAESTRO CHOCOLATERO DESDE 1845", en clases 30, 35 y 43 y debemosANULAR la resolución recurrida, acordando que se proceda al registro de lamarca solicitada; con expresa condena en costas a la demandada, si bien con lalimitación señalada en el FD CUARTO de esta sentencia.

Notifíqueseesta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabeinterponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución,mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con unepígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimientoa los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley29/1998, de 13 de julio , reguladora de la JurisdicciónContencioso-Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primerpárrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la JurisdicciónContencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de lajurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en elapartado 2º del artículo 88 de la Ley de la JurisdicciónContencioso-Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en lostérminos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley),previa constitución del depósito previsto en la Disposición AdicionalDecimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de noadmitir a trámite dicho recurso.

Dichodepósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta deDepósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0161-17(Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo conceptodel documento Resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" 24Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferenciabancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBANES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente2612-0000-93-0161-17 en el campo "Observaciones" o "Concepto dela transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demásdatos de interés.

Ensu momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de suprocedencia, con certificación de esta resolución.

Así,por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D.Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

D.José Ramón Chulvi Montaner Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

Dª.Natalia de la Iglesia Vicente

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