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1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região; Apelação No. 0037360-77.2012.4.02.5101; Relator Desembargador Abel Gomes; Julgamento em 27 de julho de 2018

Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0037360-77.2012.4.02.5101 (2012.51.01.037360-3)

RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES APELANTE : MERCK SHARP &DOHME CORP E OUTRO ADVOGADO : RJ079412 - OTTO BANHO LICKS E OUTROS APELADO : OS MESMOS E OUTRO

PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL

ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00373607720124025101)

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVIL. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PATENTE DE INVENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS AO EFETIVO REGISTRO: NOVIDADE, ATIVIDADE INVENTIVA E SUFICIÊNCIA DESCRITIVA. PREENCHIMENTO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM LAUDO PERICIAL. VALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDAS.

1.                           Apelação interposta por MERCK SHARP & DOHME CORP. prejudicada, tendo em vista que seu pleito perdeu o objeto. Concessão da anuência prévia já publicada pela ANVISA. Recurso extinto por ausência de interesse, em razão de fato superveniente.

2.                           A patente de invenção PI 9702231-4, de titularidade da empresa MERCK SHARP & DOHME CORP., depositada em 23/05/1997, é uma “COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, COMPOSTO, E, PROCESSO PARA ESTABILIZAR UM CARBAPENEM”; trata-se de “uma composição farmacêutica descrita que contém um composto de fórmula (I) ou um sal farmaceuticamente aceitável, prodroga ou hidrato do mesmo, na forma estabilizada e/ou em combinação com uma fonte de dióxido de carbono”, a fórmula estabilizada é utilizada no medicamento INVANZ, um medicamento antibiótico.

3.                           O laudo pericial produzido nos presentes autos elucidou a questão de forma clara; o perito do Juízo foi enfático ao concluir pela patenteabilidade da matéria reivindicada na patente PI 9702231-4. Concluiu que a patente possui novidade, pois os documentos apresentados como pertencentes ao estado da técnica à época do depósito da patente não antecipam integralmente os ensinamentos contidos no pedido de patente em tela. Quanto à atividade inventiva, este requisito foi considerado satisfeito em razão de a matéria presente na patente em cotejo não estar antecipada e nem seria enquadrada como uma solução óbvia por um técnico no assunto. No que tange ao requisito de suficiência descritiva, concluiu que foi preenchido, pois um técnico no assunto, a partir da matéria depositada, conseguirá reproduzir o conteúdo reivindicado pela patente objeto da lide.

4.                           Quanto à divergência entre os pareceres técnicos apresentados pelas partes e o laudo pericial produzido pelo Perito designado pelo Juízo, este último deve prevalecer, a uma porque tal perito goza da confiança do magistrado sentenciante e, além disso, em razão de o expert oficial se colocar em posição mais distante das partes litigantes. Precedentes jurisprudenciais dos Egrégios STJ e TRF – 2ª Região.

5.                           O nosso sistema processual adotou o princípio da sucumbência, consagrado nos artigos 20 e 26 do CPC/73 (e foi albergado no art. 82, § 2º do CPC/2015), e determina que a parte vencida deve pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Observe-se que, neste caso, no que tange à condenação do INPI ao pagamento de verbas sucumbenciais, não se aplica a jurisprudência recente do Colendo STJ, a qual retira a imputabilidade do INPI (REsp 1.378.699/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, publicado no DJe em 10/06/2016), posto que houve resistência direta à pretensão e é imputável à autarquia a causa da propositura da demanda; logo, é cabível sua condenação sucumbencial.

6.                           Apelação da MERCK SHARP & DOHME CORP. prejudicada. Remessa necessária e apelação do INPI desprovidas. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em julgar prejudicada a apelação interposta por MERCK SHARP & DOHME CORP., e negar provimento à remessa necessária e à apelação interposta pelo INPI, nos termos do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, de de 2018

GUSTAVO ARRUDA MACEDO

Juiz Federal Convocado