Apelação Cível/Reexame
Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ :
0037360-77.2012.4.02.5101 (2012.51.01.037360-3)
RELATOR
: Desembargador Federal ABEL GOMES APELANTE : MERCK SHARP &DOHME CORP E
OUTRO ADVOGADO : RJ079412 - OTTO BANHO LICKS E OUTROS APELADO : OS MESMOS E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
ORIGEM :
09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00373607720124025101)
E
M E N T A
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSO
CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVIL. PERDA DE OBJETO. RECURSO
PREJUDICADO. PATENTE DE INVENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS AO EFETIVO REGISTRO:
NOVIDADE, ATIVIDADE INVENTIVA E SUFICIÊNCIA DESCRITIVA. PREENCHIMENTO. SENTENÇA
FUNDAMENTADA EM LAUDO PERICIAL. VALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA
SUCUMBÊNCIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
DESPROVIDAS.
1.
Apelação
interposta por MERCK SHARP & DOHME CORP. prejudicada, tendo em vista que
seu pleito perdeu o objeto. Concessão da anuência prévia já publicada pela ANVISA.
Recurso extinto por ausência de interesse, em razão de fato superveniente.
2.
A
patente de invenção PI 9702231-4, de titularidade da empresa MERCK SHARP &
DOHME CORP., depositada em 23/05/1997, é uma “COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, COMPOSTO,
E, PROCESSO PARA ESTABILIZAR UM CARBAPENEM”; trata-se de “uma composição
farmacêutica descrita que contém um composto de fórmula (I) ou um sal
farmaceuticamente aceitável, prodroga ou hidrato do mesmo, na forma
estabilizada e/ou em combinação com uma fonte de dióxido de carbono”, a fórmula
estabilizada é utilizada no medicamento INVANZ, um medicamento antibiótico.
3.
O
laudo pericial produzido nos presentes autos elucidou a questão de forma clara;
o perito do Juízo foi enfático ao concluir pela patenteabilidade da matéria
reivindicada na patente PI 9702231-4. Concluiu que a patente possui novidade, pois os documentos apresentados
como pertencentes ao estado da técnica à época do depósito da patente não antecipam
integralmente os ensinamentos contidos no pedido de patente em tela. Quanto à atividade inventiva, este requisito foi
considerado satisfeito em razão de a matéria presente na patente em cotejo não
estar antecipada e nem seria enquadrada como uma solução óbvia por um técnico no
assunto. No que tange ao requisito de suficiência
descritiva, concluiu que foi preenchido, pois um técnico no assunto, a
partir da matéria depositada, conseguirá reproduzir o conteúdo reivindicado
pela patente objeto da lide.
4.
Quanto
à divergência entre os pareceres técnicos apresentados pelas partes e o laudo pericial
produzido pelo Perito designado pelo Juízo, este último deve prevalecer, a uma porque
tal perito goza da confiança do magistrado sentenciante e, além disso, em razão
de o expert oficial se colocar em posição
mais distante das partes litigantes. Precedentes jurisprudenciais dos Egrégios
STJ e TRF – 2ª Região.
5.
O
nosso sistema processual adotou o princípio da sucumbência, consagrado nos
artigos 20 e 26 do CPC/73 (e foi albergado no art. 82, § 2º do CPC/2015), e
determina que a parte vencida deve pagar ao vencedor as despesas que antecipou e
os honorários advocatícios. Observe-se que, neste caso, no que tange à condenação
do INPI ao pagamento de verbas sucumbenciais, não se aplica a jurisprudência
recente do Colendo STJ, a qual retira a imputabilidade do INPI (REsp 1.378.699/PR,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, publicado no DJe em 10/06/2016),
posto que houve resistência direta à pretensão e é imputável à autarquia a
causa da propositura da demanda; logo, é cabível sua condenação sucumbencial.
6.
Apelação
da MERCK SHARP & DOHME CORP. prejudicada. Remessa necessária e apelação do
INPI desprovidas. Sentença mantida.
A
C Ó R D Ã O
Vistos e relatados estes autos,
em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Primeira Turma
Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em
julgar prejudicada a apelação interposta por MERCK SHARP & DOHME CORP., e
negar provimento à remessa necessária e à apelação interposta pelo INPI, nos
termos do Voto do Relator.
Rio de Janeiro,
de de 2018
GUSTAVO
ARRUDA MACEDO
Juiz
Federal Convocado