TribunalSuperior de Justicia de Madrid

Salade lo Contencioso-Administrativo

SecciónSegunda

C/General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009730

NIG:28.079.00.3-2017/0006359

P.O.328/2017

SENTENCIANÚMERO 396/2018

TRIBUNALSUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALADE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓNSEGUNDA

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Iltmos.Señores:

Presidente.

D.Juan Francisco López de Hontanar Sánchez Magistrados:

D.José Daniel Sanz Heredero

D.José Ramón Chulvi Montaner

Dña.Fátima Blanca de la Cruz Mera

Dña.Natalia de la Iglesia Vicente

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En laVilla de Madrid, a veintitrés de mayo de dos mil dieciocho.

Vistospor la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superiorde Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 328/2017,interpuesto por DÑA. Salvadora , DÑA. Adelina , D. Celestino , D. Eutimio , D. Ignacioy D. Marcos , representados por el Procurador Sr. García Barrenechea, contra laResolución de 1 de febrero de 2017 de la Oficina Española de Patentes y Marcasdesestimatoria del recurso de alzada formulado frente a la Resolución de 20 dejunio de 2016 por la que se acordó la denegación de la marca denominativa nº3591418 "FRIGOLA". Ha sido parte demandada la ADMINISTRACIÓN GENERALDEL ESTADO (OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS), representada por el Abogadodel Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda,en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes,terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y lasdeclaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativaimpugnada.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandadapara contestación a la demanda, lo que verificó, en que tras exponer los hechosy fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando ladesestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.

TERCERO.-Con fecha 17 de mayo de 2018 se celebró el acto de votación y fallo de esterecurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dña. Fátima Blanca de la Cruz Mera.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-La marca denominativa a que estos autos se contraen fue denegada para ampararen la clase 33 "Vinos, espirituosos y licores".

Laresolución recurrida apreció la prohibición absoluta del art. 5.1.c), d ) y g)de la Ley 17/2001 de Marcas . Respecto al apartado c) porque "ladenominación solicitada, es un claro indicador de una característica de losproductos que pretende distinguir, "licores" cuando este sea licor detomillo, describiéndolo de una forma directa y clara; y no como una referenciaalusiva o evocadora que necesitara de operaciones intelectuales intermediaspara llegar a descubrir esa relación" .

Encuanto al apartado d) se razona por la Oficina que "el vocablo FRIGOLAes habitual para designar el licor de tomillo que se pretenden proteger".

Yfinalmente en relación con el apartado g) se indica que en el necesario examende asociación distintivoproducto no puede suceder que el destinatario pienseque el producto ostenta unas características que no se corresponden con larealidad, lo que ocurre en este caso "con la denominación solicitadapara los productos protegidos cuando estos no sean licor de tomillo" .

Laparte demandante solicita la concesión de la marca afirmando que el vocablo quelo integra tiene su propia distintividad, sin que puedan acogerse como válidaslas alegaciones de la parte oponente en vía administrativa que solo aportó atales efectos, la "evidencia" de que el diccionariocatalán-castellano significa "tomillo", sin advertir que en ese mismodiccionario, de forma errónea, el vocablo en cuestión es una variante dialectalen Menorca del vocablo "Farigola", cuando realmente su uso secircuncribe a Ibiza. Debiéndose estar, en todo caso, al significado corrienteque el público destinatario atribuye a la palabra en cuestión.

LaAdministración demandada se opone al recurso deducido de adverso con base enlas consideraciones jurídicas contenidas en la resolución recurrida.

SEGUNDO.- El art. 5.1 de la Ley 17/2001 de Marcas establece la prohibición absolutacomo marca de aquellos signos que:

(...) "c)Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan serviren el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino,el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de laprestación del servicio u otras características del producto o delservicio.".

Comoya se afirmó por esta Sección en sentencia de 13 de septiembre de 2011 eninterpretación del referido art. 5, "El bien jurídico protegido con ladescrita norma es el derecho de todos los empresarios de un mismo sector, a lacomercialización de productos que aún teniendo los mismos componentes ycaracterísticas, no pueden ser susceptibles de apropiación individualizada porparte de una firma con exclusividad de los demás. Por ello, la denominación deun producto no puede hacer alusión alguna ni a su naturaleza ni a suscaracterísticas, debiendo los órganos judiciales analizar en cada caso concretosi concurre o no la prohibición contenida en el descrito art. 5, pues comoreiteradamente sostiene el T.S. la genericidad de una denominación no puededeterminarse de manera apriorística sino que por el contrario, han de tenerseen cuenta tanto si los productos son únicos o plurales dentro de la misma clasedel Nomenclátor en la que pueden estar incluidos diversos géneros o serviciosque en realidad tengan unas características genéricas diversas."

Ya enconcreto respecto al art. 5.1.c) ha de tenerse presente lo afirmado en la STSde 16 de febrero de 2011 : "Cabe significar, que la ratio de laprohibición absoluta de registro contenida en el artículo 5.1 c) de laLey 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, al establecer que no podránregistrarse como marcas «los signos que se compongan exclusivamente de signos oindicaciones que puedan servir en el mercado para designar la especie, lacalidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la épocade obtención del producto o de la prestación del servicio u otrascaracterísticas del producto o del servicio», reside en preservar que lasexpresiones que describen las propiedades de los productos estén a la libredisposición de todos los empresarios que operan en el correspondiente sector,impidiendo que puedan ser monopolizadas en exclusiva por un sólo empresario enperjuicio de los demás, lo que se justifica en que no tienen propiamente unafunción identificadora del origen o procedencia empresarial, en cuanto nopermiten al consumidor reconocer el origen del producto designado por lamarca."

Porúltimo debemos citar lo afirmado en nuestra sentencia de 18 de julio de 2014(PO. 812/2012 ): "La enumeración de cualidades que establece elartículo es de carácter abierto, por lo que cabe la posibilidad de que la descriptividaddel signo a proteger como marca vaya referida a otras características distintasde las expresamente tipificadas en el artículo. Con todo ha de recordarse quela ley dispone que se tiene que aplicar esta prohibición cuando las marcasconsistan en indicaciones o signos " exclusivamente " descriptivos.De ahí que la interpretación ha de ser restrictiva y teniendo en cuenta que unmínimo de distintividad puede adquirirse mediante una configuración de la marcaque puede ostentar cierto carácter evocativo o sugestivo, siempre que se alejesuficientemente de ser exclusivamente descriptiva de alguna de las notas de losproductos o servicios que va a cubrir.

Eneste sentido, la marca descriptiva informa directamente de las característicasmientras que la sugestiva sólo informa de manera indirecta, siendo necesarioque el consumidor haga un esfuerzo intelectual o imaginativo, en tanto que ladenominación descriptiva comunica inmediatamente al consumidor medio lacorrespondiente información. Si el esfuerzo es mínimo o inexistente, el signoes descriptivo; si en cambio presenta una alusión indirecta a lascaracterísticas del producto o servicio se tratará de un signo sugestivo (SSTS de 22 de diciembre de 1975 marca "DON KILOWATIO" paraaparatos eléctricos, SSTS de 23 de diciembre de 1987 caso "DONALGODÓN " para prendas de vestir).

TERCERO.-Aplicando lo anteriormente expuesto a este caso el recurso debe ser estimado,pues en modo alguno el vocablo "FRIGOLA" es una expresión que sugierao evoque, en el general público consumidor español, los productos que la marcasolicitada pretende proteger, por no revelar una descripción de los productosreivindicados en el conjunto del territorio nacional, resultando ser a estenivel una denominación de fantasía que, por tanto, no es la forma de expresiónhabitual y exclusiva en el comercio para designar o referirse a los productos alos que estos autos se contraen, como tampoco sus cualidades, características,naturaleza, etc. Siendo estas mismas consideraciones las que impiden apreciarla concurrencia de los supuestos de prohibición absoluta de los apartados d) ("Losque se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayanconvertido en habituales para designar los productos o los servicios en ellenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio")y g) ("Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre lanaturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto oservicio" ) del art. 5.1 .

CUARTO.-Las costas procesales causadas, a tenor de lo establecido en el art. 139.1 y 4LJCA , son de expresa imposición a la parte demandada, fijándose en la cantidadmáxima de 1.500 euros el importe de los honorarios del letrado de la partecontraria, más los derechos del procurador.

Vistoslos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, porla potestad que nos confiere la Constitución Española,

FALLAMOS

Quedebemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuestopor DÑA. Salvadora , DÑA. Adelina , D. Celestino , D. Eutimio , D. Ignacio y D.Marcos , representados por el Procurador Sr. García Barrenechea, contra laResolución de 1 de febrero de 2017 de la Oficina Española de Patentes y Marcasdesestimatoria del recurso de alzada formulado frente a la Resolución de 20 dejunio de 2016 por la que se acordó la denegación de la marca denominativa nº3591418 "FRIGOLA", que se anula por no ser conforme a Derecho,reconociendo el derecho de acceso al citado registro de la citada marca ycondenando a la parte demandada a abonar las costas procesales causadas hastael límite fijado en esta sentencia.

Lapresente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararseante esta Sala en el plazo de treinta días , contados desde el siguienteal de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recursoel cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley dela Jurisdicción Contencioso-administrativa , con justificación del interéscasacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto enla Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial ,bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dichodepósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta deDepósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº2612-0000-93-0328-17 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49),especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingresoque se trata de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 euros). Siel ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuentageneral nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y seconsignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0328-17 en el campo"Observaciones" o "Concepto de la transferencia" y acontinuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Asípor esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D.Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

D.José Ramón Chulvi Montaner Dña. Fátima Blanca de la Cruz Mera Dña. Natalia dela Iglesia Vicente

AVISOLEGAL

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