SENTENCIA ES:TS:2016:956
ANTECEDENTES DE HECHO:
Mery y Celim, S.A. y Robest, S.L. interpusieron demanda contra Montextil Artículos Textiles, S.L. por la comercialización desde noviembre de 2010 de una fregona de microfibra de color lila llamada LAGIS por infracción de sus marcas española nº 2684864 y comunitaria nº 6895651 para distinguir productos de la clase 21 y de su diseño español nº 502523-01. A su vez se presentaron acciones por competencia desleal. En primera instancia se desestimó la acción por infracción de marcas y de competencia desleal y se estimó la acción por infracción de diseño. Ambas partes impugnaron la sentencia y el tribunal de apelación (la Audiencia Provincial de Alicante) estimó algunas de las pretensiones de las partes por lo que se revocó la condena por infracción de diseño y sin embargo, se declaró la infracción de las marcas. Montextil Artículos Textiles, S.L. presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo y por infracción procesal.
RESUMEN:
Montextil Artículos Textiles, S.L. argumenta que la comparación que ha realizado la Audiencia Provincial para concluir que ha habido infracción de las marcas es incorrecta puesto que se han comparado los productos comercializados por las partes, en vez de los signos, tanto el registrado por la demandante como el usado por la demandada. En el caso del signo registrado por la demandante, este consiste en una marca gráfica bidimensional con un elemento denominativo, mientras que la comparación se ha realizado como si se tratase de una marca tridimensional consistente en el propio producto de la demandante. La sentencia del Tribunal Supremo da la razón a Montextil Artículos Textiles, S.L. al entender que para apreciar si se ha producido violación del derecho de una marca, se ha de establecer si se produce riesgo de confusión entre el público y la comparación entre las marcas debe hacerse entre la marca tal como se registró y el signo supuestamente infractor tal como se usó. El Alto Tribunal considera que la Audiencia Provincial entendió erróneamente que la demandante tenía derecho de exclusiva sobre cualquier reproducción de un mocho de fregona con los hilos de microfibra y el casquillo de plástico en diversos tonos de color lila. Lo considera un error porque las marcas que tiene registradas no son tridimensionales y porque la forma de ese mocho no se aparta de la forma usual de los mochos de fregona, siendo la forma impuesta por la naturaleza del producto y por tanto incapaz de identificar el origen empresarial del mismo. Por otro lado, la sentencia recurrida afirma que el color lila es indicativo del origen empresarial, lo que el Tribunal Supremo tampoco considera admisible a tenor de la jurisprudencia en el caso Libertel y en que dicho color no queda debidamente delimitado en las marcas registradas por la demandante. Finalmente, la sentencia analiza cual es el signo utilizado por Montextil Artículos Textiles, S.L con el fin de poder establecer la comparación necesaria para determinar si ha existido riesgo de confusión en el público y determina que se trata de un signo mixto, denominativo y gráfico consistente en un dibujo en forma de estrella en la que aparece destacada la denominación LAGIS, así como otras menciones y grafismos. Una vez comparados el signo registrado y el signo usado, la sentencia entiende que un consumidor medio no los podría confundir o considerar que tienen el mismo origen empresarial. El Alto Tribunal concluye que las marcas registradas de la demandante le dan derecho a impedir que su signo sea utilizado por otros agentes en el mercado, pero no le permite impedir que otros empresarios fabriquen mochos de color lila y los identifiquen con otras marcas.
COMENTARIO:
La sentencia analiza los requisitos para que una marca sea considerada gráfica o tridimensional, así como la diferencia entre los signos tal como se han registrado y los productos a los que se aplican en el caso de marcas que siendo gráficas consisten en la representación de gráfica del producto al que se aplican.